Home > Blog > Wat te doen als iemand zonder toestemming jouw merk vastlegt

Wat te doen als iemand zonder toestemming jouw merk vastlegt

Heb je een succesvol product? Dan is belangrijk om de naam daarvan zo snel mogelijk vast te leggen. Niet alleen om anderen te verbieden die naam te gebruiken, maar ook om te voorkomen dat iemand anders jouw merk registreert. Wat kun je doen als je eigen productnaam toch al door een ander is weggekaapt?

Het is een droomscenario: een net geïntroduceerd product blijkt aan te slaan en is een groot succes. De media-aandacht is groot. Daar wil iedereen dan wel een graantje van meepikken. Des te belangrijk dat meteen vanaf het begin af aan wordt voorkomen dat concurrenten op een verwarrende (of zelfs misleidende) manier meeliften.

Natuurlijk kan in dit verband de naam van het product als merk worden geregistreerd bij het Nederlandse of Europese merkenbureau. Dat bureau doet wel beperkt onderzoek, en bekijkt vooral of aan formele vereisten is voldaan en of de merknaam bijv. niet te beschrijvend is. Er wordt niet gekeken naar wie nu het merk registreert en of dat ook de originele rechthebbende is. Daarom kan in principe ook een concurrent snel een merkaanvraag doen voor de naam van dat succesvolle product. Goede kans dat ‘zijn’ merk dan ook gewoon wordt ingeschreven. Wat kun je hiertegen doen?

Het is goed om je te realiseren dat in beginsel zo’n ongeautoriseerd merk voorlopig wel een geldig merk is. Met de registratie op zich is niets mis. Dat betekent ook dat je als aanbieder van het originele product direct een probleem kunt hebben. Immers maak je gebruik van dezelfde naam als het merk, en dat is zonder toestemming van de merkhouder niet toegestaan. Het is denkbaar dat de verse houder van dit merk met dezelfde naam dan ook gelijk een brief stuurt. De boodschap: “Stoppen met het gebruik van die naam, of mij een percentage van de marge betalen”.

Elk merk is echter nog steeds aan te tasten, ook al is het volgens de regels ingeschreven. Zo biedt de wet verschillende mogelijkheden om een merk nietig te laten verklaren. Dat zou betekenen dat dit merk niet meer kan worden ingeroepen door deze concurrent. En – uiteraard – dat dit merk weer gewoon onder eigen naam kan worden vastgelegd.

Een mogelijke grond om een merk te laten vernietigen is omdat het te kwader trouw is geregistreerd. Daarvan kan (onder meer) sprake zijn als het merk is aangevraagd terwijl de concurrent wist (of hoorde te weten) dat die naam de laatste 3 jaar al door iemand anders in de Benelux werd gebruikt. Factoren zoals mogelijke verwarring en het oogmerk van de concurrent zijn hier ook van belang. Natuurlijk wordt de kwade trouw des te duidelijker als de concurrent het merk alleen maar heeft vastgelegd om te dwarsbomen en om geld te vragen.

Kun je aantonen dat de aanvraag inderdaad te kwader trouw was, dan kan dus nietigheid worden ingeroepen van het merk. Op dat moment vervalt de (ongerechtvaardigde) monopolie van het merk die de concurrent zich had toegeëigend. Maar die nietigheid moet dus wel eerst worden ingeroepen, omdat anders het merk zomaar eens geldig zou kunnen blijven. Daarvoor raden wij aan eerst juridisch advies in te winnen, zeker omdat dit via het merkenbureau of de rechter moet. Wij kunnen hierin natuurlijk bijstaan.