Home > Blog > 6 tips voor het goed regelen van jouw Intellectueel Eigendom bij een bedrijfsovername

6 tips voor het goed regelen van jouw Intellectueel Eigendom bij een bedrijfsovername

Wanneer je een bedrijf overneemt is het goed mogelijk dat het intellectuele eigendom (‘IE’) van grote waarde is voor het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf met grote naamsbekendheid of uitstekende reputatie, met veel volgers op social media, maar ook een bedrijf dat een zeer innovatief product heeft ontwikkeld. Een verkeerde overdracht of registratie van de IE-rechten kan bij bijvoorbeeld het aantrekken van investeerders op bezwaren stuiten of kan ervoor zorgen dat je niet kunt optreden tegen inbreukmakend gebruik door anderen. Kleine fouten kunnen dan grote gevolgen hebben. Grondig onderzoek (due diligence) is daarom van groot belang.

Waar moet je bij een overname onder andere op letten?

1. Op wiens naam staat het recht?
Is degene van wie u het IE-recht overneemt, ook wel de daadwerkelijke eigenaar? Vaak zie je dat IE-rechten in een aparte vennootschap zijn onder gebracht of bijvoorbeeld (nog) op naam staan van de eigenaar privé. Check dus altijd of de rechten wel echt op naam staan van het over te nemen bedrijf en beding een garantie, dat uw overnamepartij gerechtigd is de rechten aan u over te dragen.

2. Hebben derde partijen een licentie op het recht?
Het kan zijn dat de bestaande eigenaar van een IE recht derden toestemming heeft gegeven om het recht te gebruiken (licentie), bijvoorbeeld om het recht in bepaalde landen te gebruiken of voor bepaalde toepassingen. Dat betekent dat u geen exclusiviteit verkrijgt. Het is verstandig om te vragen naar de gemaakte (licentie) afspraken om zo op voorhand te weten of u een exclusief recht krijgt of niet. Mocht blijken dat u geen exclusiviteit verkrijgt, dan heeft dit uiteraard consequenties voor de waarde – en daarmee de te betalen overnameprijs – van het IE-recht.

3. IE-recht niet altijd overdraagbaar
De meeste IE-rechten, zoals merken, domeinnamen, modelrechten, octrooien zijn (los) overdraagbaar, maar dat geldt niet voor alle IE rechten. Voor de handelsnaam is omstreden of dit recht wel los van het bedrijf overdraagbaar is (wat bijvoorbeeld speelt bij een activa/passiva transactie in plaats van een volledige aandelentransactie). Verder geldt voor bijvoorbeeld de persoonlijkheidsrechten, o.a. het recht om wijzigingen aan te brengen in een auteursrechtelijk beschermd werk, dat deze rechten niet altijd overdraagbaar zijn. Hier loop je bijvoorbeeld tegenaan in het geval je voornemens bent om aanpassingen te maken aan het over te nemen bedrijfslogo. Dit kan niet altijd, of niet altijd zonder toestemming van de oorspronkelijke ontwerper.

4. Verloopt het recht of moet het vernieuwd worden?
Voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten gelden verschillende geldigheidstermijnen. Zo geeft het octrooirecht een bescherming van maximaal 20 jaar en moet een merkrecht om de 10 jaar worden vernieuwd, waardoor een merkrecht oneindig lang kan blijven bestaan en een octrooirecht na 20 jaar ophoudt te bestaan. Modellen hebben een geldigheid van 5 jaar en daarna 4 keer worden verlengd, tot maximaal 25 jaar. Auteursrechten gelden voor 70 jaar na de dood van de maker. Houd dus goed in de gaten dat de geldigheidsduur van IE-rechten grote verschillen vertonen. Voor het in stand houden en het verlengen van de IE-rechten moeten daarnaast taxen worden betaald. Controleer of de over te nemen rechten nog geldig zijn en of de verschuldigde taxen zijn betaald.

5. Denk ook aan social media accounts!
Vergeet ook de overname van alle domeinnamen en social media accounts (twitter, Facebook, Instagram, Linkedin etc.) niet en de daarbij behorende praktische zaken, zoals het verkrijgen van de juiste inloggegevens, en het in handen krijgen van het beheer, zodat u na overname ook grip hebt op online activiteiten van het bedrijf.

6. Vergeet de inschrijving van de overdracht in het register niet.
Afhankelijk van met welk IE-recht je te maken hebt, worden de vereisten voor de overdracht bepaald. Soms is wijziging van de rechthebbende in een register nodig, soms is het voldoende om de overdracht alleen in het overname contract te regelen. Het vereiste van inschrijving in de registers geldt voor het merkrecht, modelrecht, domeinnaamrecht en octrooirecht. Voor inschrijving van de overdracht in het betreffende register moet in het overnamecontract duidelijk en voldoende specifiek (met vermelding van het juiste registratienummer) het over te nemen IE recht staan vermeld.

Mocht je hulp nodig hebben bij het overdragen van intellectuele eigendommen, wij staan voor je klaar!